기업법무 칼럼
지식재산권 공동연구 공동출원 자주 발생하는 사례, 분쟁과 변호사 조력
공동연구의 결실을 공동출원할 때, 무엇이 문제 되는가
기업 간 공동연구나 산학협력이 활발해지면서, 그 성과로 나온 발명을 여러 주체가 함께 출원하는 공동출원이 늘고 있습니다. 대학과 기업이 함께 개발한 기술, 두 회사가 협력하여 만든 발명, 정부 과제를 수행하며 나온 결과물이 대표적입니다. 그런데 이러한 공동출원은 겉으로는 협력의 자연스러운 결과처럼 보이지만, 그 안에는 이후 심각한 분쟁으로 이어질 수 있는 여러 쟁점이 숨어 있습니다. 특허권을 여러 사람이 공유하는 상태는 일반적인 재산의 공유와 다르게 작동하고, 그로 인해 각자가 무엇을 할 수 있고 무엇을 할 수 없는지가 법으로 제약되기 때문입니다. 이를 이해하지 못한 채 공동출원을 하면, 정작 기술을 활용하려 할 때 발목이 잡히는 상황이 벌어집니다.
공동출원과 특허 협약에서 반드시 정해야 할 핵심 사항은 다음과 같습니다.
여기서 반드시 알아야 할 것이 특허권 공유의 특수성입니다. 특허권을 공유하는 경우, 각 공유자는 원칙적으로 다른 공유자의 동의 없이도 그 특허 발명을 스스로 실시할 수 있습니다. 그런데 자신의 지분을 제3자에게 양도하거나 제3자에게 실시를 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의가 필요합니다. 이 비대칭성이 실무에서 큰 문제를 일으킵니다. 예컨대 대학과 공동출원한 기업은 스스로 그 기술을 쓸 수는 있지만, 다른 회사에 라이선스를 주어 수익을 얻으려면 대학의 동의를 받아야 합니다. 만약 협약에서 이 부분을 미리 정해 두지 않으면, 사업화 단계에서 상대방의 동의를 받지 못해 기술을 활용하지 못하는 상황이 벌어집니다.
또한 지분 비율의 문제도 중요합니다. 공동발명에서 각자의 기여도를 어떻게 평가하여 지분을 나눌 것인지가 명확하지 않으면, 이후 수익 배분이나 권리 행사를 두고 다툼이 생깁니다. 특히 어느 한쪽의 기여가 실질적이지 않은데도 공동발명자로 이름을 올리거나, 반대로 실질적으로 기여한 사람이 빠지는 경우에는 발명자 확정 자체가 분쟁의 대상이 됩니다.
공동출원 분쟁의 실제와 협약서 설계의 요점
공동출원을 둘러싼 분쟁은 대체로 협약서를 제대로 작성하지 않았거나, 작성했더라도 핵심 쟁점을 빠뜨린 데서 비롯됩니다. 실무에서 마주치는 분쟁 사례를 살펴보면 그 교훈이 분명해집니다.
첫째, 제3자 실시허락을 둘러싼 분쟁입니다. 공동출원한 기업이 특허 기술을 다른 회사에 라이선스하여 수익을 얻으려 했으나, 공유자인 상대방이 동의하지 않아 무산되는 경우입니다. 협약에 실시허락의 조건과 동의의 방식을 미리 정해 두지 않으면, 어느 한쪽의 반대로 특허가 사실상 활용되지 못하는 교착 상태에 빠집니다. 둘째, 지분과 수익 배분을 둘러싼 분쟁입니다. 기술을 사업화하여 수익이 발생했을 때 이를 어떻게 나눌지 정해 두지 않아, 지분 비율의 해석을 두고 다투는 경우입니다. 셋째, 침해 대응을 둘러싼 분쟁입니다. 제3자가 공유 특허를 침해했을 때 누가 어떤 절차로 대응할 것인지, 그 비용과 배상금을 어떻게 나눌 것인지가 정해져 있지 않아 대응이 지연되는 경우입니다. 넷째, 협력 관계가 끝난 뒤의 분쟁입니다. 공동연구가 종료되거나 관계가 틀어졌을 때 특허권을 누가 가져갈지, 지분을 어떻게 정산할지 정해 두지 않아 갈등이 이어지는 경우입니다.
정로는 공동출원과 특허 협약에 관하여 두 방향으로 조력합니다. 하나는 협약서를 작성하고 설계하는 단계에서의 조력이고, 다른 하나는 이미 분쟁이 발생한 경우의 조력입니다.
협약서 설계 단계에서는 먼저 공동연구의 실질과 각 당사자의 지위를 파악합니다. 누가 어떤 기여를 했는지, 향후 누가 그 기술을 어떻게 활용하려 하는지, 당사자 간의 관계가 어떠한지를 확인하여 협약의 기본 구조를 정합니다. 다음으로 지분 비율을 각자의 기여도에 맞추어 정하고, 발명자 확정이 정확히 이루어지도록 합니다. 이어서 가장 중요한 실시 권한과 제3자 실시허락의 조건을 명확히 설계합니다. 각자가 자유롭게 실시할 수 있는 범위, 제3자에게 라이선스를 줄 때의 동의 요건과 수익 배분, 지분 양도의 제한 등을 구체적으로 정하여, 이후 사업화 단계에서 교착에 빠지지 않도록 합니다. 그리고 비용 분담, 개량발명의 귀속, 침해 대응의 주체와 방법, 협력 종료 시의 처리를 빠짐없이 정하여, 예상 가능한 분쟁의 소지를 미리 없앱니다.
이미 분쟁이 발생한 경우에는, 협약서의 내용과 특허법상 공유의 법리를 검토하여 각 당사자의 지위에 맞게 대응합니다. 실시허락이나 지분 양도를 둘러싼 다툼, 수익 배분이나 침해 대응을 둘러싼 다툼에서 의뢰인의 권리를 관철하거나 방어하며, 필요한 경우 협상이나 소송을 통해 해결을 모색합니다.
공동출원과 특허 협약은 특허권 공유라는 특수한 법리와 기업의 사업 전략이 맞물리는, 정교한 설계가 요구되는 영역입니다. 정로는 사안 하나하나에 파트너 변호사가 직접 관여하여, 공동연구 실질의 파악부터 지분과 실시 권한의 설계, 협약서의 작성, 그리고 분쟁 발생 시의 대응까지 처음부터 끝까지 책임지고 수행합니다. 검토를 직원에게 맡겨 두는 방식이 아니라, 기술과 사업의 맥락을 이해한 변호사가 직접 조항을 설계하고 분석합니다. 표준 문구를 기계적으로 적용하기보다 의뢰 기업의 기술과 사업화 전략, 상대방과의 관계에 맞추어 위험의 우선순위를 정하고, 출원 단계에서부터 이후 사업화와 분쟁까지 내다보며 설계합니다. 나아가 협력을 성사시키는 것과 기업의 권리를 지키는 것 사이의 균형을 함께 고민하여, 공동출원이 실제 성과로 이어지도록 돕습니다.
FAQ
공동출원한 특허는 제 마음대로 사용할 수 있나요?
A. 특허권을 공유하는 경우, 각 공유자는 원칙적으로 다른 공유자의 동의 없이도 그 특허 발명을 스스로 실시할 수 있습니다. 그러나 자신의 지분을 제3자에게 양도하거나 제3자에게 실시를 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의가 필요합니다. 그래서 스스로 쓰는 것은 자유롭지만 라이선스를 통해 수익을 얻으려면 상대방의 동의가 필요하므로, 이 부분을 협약에서 미리 정해 두는 것이 중요합니다.
상대방 동의 없이 다른 회사에 라이선스를 줄 수 있나요?
A. 원칙적으로 불가능합니다. 공유 특허를 제3자에게 실시허락하려면 다른 공유자 모두의 동의가 필요하기 때문입니다. 그래서 협약에서 제3자 실시허락의 조건과 동의의 방식, 그로 인한 수익의 배분을 미리 정해 두지 않으면, 상대방의 반대로 기술을 활용하지 못하는 교착 상태에 빠질 수 있습니다. 사업화를 염두에 둔다면 이 부분을 반드시 명확히 설계해야 합니다.
지분 비율은 어떻게 정하는 것이 좋은가요?
A. 지분 비율은 각 당사자의 실제 기여도에 따라 정하는 것이 원칙입니다. 발명에 대한 기술적 기여, 연구비의 부담, 인력과 설비의 제공 등을 종합하여 합리적으로 배분해야 합니다. 이때 발명자 확정도 정확히 이루어져야 하는데, 실질적으로 기여하지 않은 사람이 공동발명자로 이름을 올리거나 실질적 기여자가 빠지면 이후 분쟁의 원인이 됩니다. 그래서 기여도를 명확히 평가하여 지분과 발명자를 확정하는 것이 중요합니다.
공동연구가 끝나면 특허권은 어떻게 되나요?
A. 협약에 정해 두지 않으면 분쟁의 원인이 됩니다. 협력 관계가 종료되거나 틀어졌을 때 특허권을 누가 가져갈지, 각자의 지분을 어떻게 정산할지, 한쪽이 지분을 포기하거나 양도할 경우의 조건은 어떠한지를 미리 정해 두어야 합니다. 특히 한쪽이 사업을 계속하려는 경우 상대방의 지분을 인수하는 방법과 그 대가를 정해 두면, 관계 종료 후에도 원활하게 기술을 활용할 수 있습니다.
이미 협약서 없이 공동출원을 했는데, 지금이라도 정리할 수 있나요?
A. 가능합니다. 이미 공동출원을 했더라도, 공유자들 사이에 별도의 약정을 체결하여 실시 권한과 수익 배분, 지분 처리 등을 정할 수 있습니다. 협약서 없이 공동출원한 상태는 특허법의 일반 규정에 따라 규율되므로 앞서 말씀드린 제약이 그대로 적용되는데, 당사자 간 합의로 이를 구체적으로 정하면 이후의 분쟁을 예방할 수 있습니다. 늦었다고 여기지 말고 지금이라도 관계를 명확히 정리해 두는 것이 바람직합니다.
